来源：中国贸易报 作者：罗亚男 2022-07-01 08:40:56
本文通过介绍过去的印度知识产权上诉委员会对印度与专利分案申请有关的法规的解释，着重介绍印度专利分案申请实践中需要关注的方面，并对在印度提交专利分案申请的策略提出建议。
知识产权上诉委员会综合考虑印度专利法以及在先发布的诸多判决等，列举了以下在处理分案申请相关问题时可以参考的关键点。
一是分案申请可以由申请人提出，或对基于多项发明提出的反对意见进行补救。在任何一种情况下，母案中存在多项发明是提交分案申请的必要条件。二是分案申请的权利要求应植根于首次提及的（母）申请，即使是分案的分案申请也是如此。分案申请不得提交与首次提及的申请相同的权利要求。三是只有在根据专利法第16条设计了“多项发明”时才需要分案。依据专利法的其他规定而被认为不具有专利性的权利要求不应当有获得分案申请状态的价值。四是申请被分案的首要条件是该申请必须存在，不能针对“视为放弃”“撤回”或“驳回”的申请进行分案。但是，一旦提交，分案申请将作为实体申请继续存在，并且母案的状态不会影响分案申请。五是分案申请可以在专利授权之前的任何时候提出。然而，知识产权上诉委员会建议引入“授权告知”，以便确定提交分案申请的最终日期。分案申请可以在首次提及的专利申请被授予之前提出。在提交分案的分案申请的情况下，不得让申请人没有任何补救措施。分案申请的完整说明书不应包括任何实质上未在首次提及的申请的完整说明书中公开的内容。因此，任何从未构成原始提交的权利要求的一部分附加权利要求不得在分案申请中被允许。
鉴于以上可知，在印度提交分案具有一定的挑战。
除了审查官发出缺乏单一性的反对意见这种情况以外，在印度提交分案申请的时间窗可能毫无征兆地关闭。例如对于申请能够获得授权这种情况，并未规定要求申请人支付发布费或向申请人提前发送印度专利局即将授权的通知，因此，申请人无法预测专利在何时会被授权，从而有可能错失分案提交的时机。申请人要及早考虑分案提交的时间点，例如在答复第一次审查意见通知书之前。
目前知识产权上诉委员会对与分案申请相关法条的解释并不利于申请人。例如，主动分案必须以母案的权利要求包含多于一项发明为前提。在原始申请仅涉及一项发明并且原始申请的审查结果不乐观或原专利的授权范围不理想的情况下，无法通过提交分案来进行更多尝试。又例如，要求分案申请的权利要求必须基于母案的权利要求，而不仅仅是母案的公开。这就使得可能无法通过提交分案来要求保护那些记载在母案说明书中但没有在权利要求中要求保护的方案。
申请人针对已经递交的申请进行主动分案较为困难，因为申请人几乎没有机会针对未存在于母案的待决权利要求中的方案提交分案。对于新的申请，申请人可以在权利要求书中包括所有可能在之后想要分案的权利要求。在这种情况下，申请人可以在母案授权之前主动分案，或者回应审查官的缺乏单一性意见来提交分案。如果是主动提交分案，还存在一定的风险，即审查官有可能认为分案的权利要求与母案的权利要求属于同一项发明，而非不同的发明。因此，笔者认为，如果申请人想要就一项专利申请在后续进行分案，较为保险的方式是，在撰写母案申请时，针对多项发明撰写多套权利要求，争取在母案的审查阶段触发缺乏单一性反对意见，从而可以针对该反对意见提交分案申请。
考虑到印度专利申请在审查过程中，不允许扩大保护范围，即修改后的权利要求不能超出原始提交的权利要求的范围，建议在初始撰写权利要求时，避免将权利要求范围写得过小。此外，不建议通过分案申请提交原始权利要求或占位权利要求。分案的权利要求应该一开始就与母案的权利要求形成区别。
（来源：中国贸促会专利商标事务所）
